Impression Prods., Inc. және Lexmark Intl, Inc. - Impression Prods., Inc. v. Lexmark Intl, Inc. - Wikipedia

Impression Products, Inc. қарсы Lexmark International, Inc.
Америка Құрама Штаттарының Жоғарғы Соты
2017 жылдың 21 наурызында дауласқан 2017 жылдың 30 мамырында шешім қабылдады
Істің толық атауы	Impression Products, Inc. қарсы Lexmark International, Inc.
№ розетка.	15-1189
Дәйексөздер	581 АҚШ ___ (Көбірек ) 137 С. 1523; 198 Жарық диодты индикатор. 2к 1; 2017 АҚШ ЛЕКСИСІ 3397; 85 АҚШ доллары 4279; 122 АҚШ-тың 2.d 1605
Дәлел	Ауызша дәлел
Істің тарихы
Алдыңғы	Lexmark Int'l, Inc. қарсы Ink Techs. Printer Supplies, LLC, 9 F. жабдықтау 3d 830 (С.Д. Огайо 2014); № 1: 10-cv-564, 2014 WL 1276133 (С.Д. Огайо, 27 наурыз, 2014); ішінара расталды, жартылай кері қайтарылды ішкі ном., Lexmark Int'l, Inc. және Impression Prod., Inc., 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016); сертификат. берілген, 137 С. 546 (2016).
Холдинг
Патент иелері өнімді патенттеу құқығын елде немесе шетелде бірінші сату кезінде бас тартады.
Сот мүшелігі
Бас судья Джон Робертс Қауымдастырылған судьялар Энтони Кеннеди  · Кларенс Томас Рут Бадер Гинсбург  · Стивен Брайер Сэмюэль Алито  · Соня Сотомайор Елена Каган  · Нил Горсуч
Іс бойынша пікірлер
Көпшілік	Робертс, оған Кеннеди, Томас, Брейер, Алито, Сотомайор, Каган қосылды
Келіспеушілік / келіспеушілік	Гинсбург
Қолданылатын заңдар
35 АҚШ  § 154 (а)

Impression Products, Inc. қарсы Lexmark International, Inc., 581 АҚШ ___ (2017 ж.), Шешім Америка Құрама Штаттарының Жоғарғы Соты үстінде сарқылу доктринасы жылы патент Сот патенттелген затты сатқаннан кейін, патент иесі тапсырыс берушімен жасалған келісімшартты бұзған немесе Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерден әкелінген жағдайда да, осы затты одан әрі пайдалануға қатысты патенттік бұзушылық үшін сот ісін жүргізе алмайды деп есептейтін заң.^[1] Іс патенттің бұзылуы туралы сот ісіне қатысты болды Lexmark қарсы сатып алынған Impression Products, Inc. сия картридждері, оларды қайта толтырды, а айналып өту үшін картридждегі микрочипті ауыстырды цифрлық құқықтарды басқару схемасы, содан кейін оларды қайта сату. Лексмарк сия картридждеріне қатысты бірнеше патенттерге ие болғандықтан, Impression Products олардың патенттік құқықтарын бұзады деп сендірді. АҚШ Жоғарғы Соты 2016 жылғы шешімін өзгертті Федералдық схема, шаршау доктринасы Lexmark-тің патенттік құқықты бұзу туралы сот ісін болдырмайды деп санады, дегенмен Lexmark тұрақты сатып алушылармен келісімшартты пайдалану немесе қайта сату бойынша шектеулерді тұрақты келісімшарт заңына сәйкес қолдана алады (бірақ патенттік құқықты бұзу туралы талап ретінде емес). Істің шешімі принтерлер мен сия өндірушілерден басқа, жоғары технологиялық тұтыну тауарлары мен рецепт бойынша дәрі-дәрмектер нарығына әсер етуі мүмкін.^[2]

Фон

Нақты параметр

Lexmark патенттерінің бірінен тонер картриджін сызу

Lexmark International, Inc. өзінің принтерлері үшін принтерлер мен тонер картридждерін жасайды және сатады. Lexmark патрондары мен оларды қолдануды қамтитын бірқатар патенттерге ие. Lexmark бұл жағдайда картридждерді сатты - кейбіреулері АҚШ-та, ал кейбіреулері шетелде.

Ішкі сатылым

Lexmark компаниясының ішкі сатылымдары екі санатта болды. «Кәдімгі картридж» «тізім бағасымен» сатылады және сатып алушыға абсолютті меншік құқығы мен құқығын береді.^[a] «Қайтару бағдарламасының картриджі» шамамен 20 пайыздық жеңілдікпен сатылады және сатылымнан кейінгі шектеулерге байланысты: сатып алушы тонер біткен соң картриджді қайта қолдана алмайды және оны ешкімге бере алмайды. Істің бірінші тармағы осы сатудан кейінгі шектеулердің құқықтық мәртебесін анықтайды.

Lexmark тонер картридждерін шығарды, оларда микрочиптер бар, олар тонер деңгейін көрсететін сигналдарды принтерге жібереді. Картридждегі тонер мөлшері белгілі бір деңгейден төмендеген кезде принтер бұл картриджбен жұмыс істемейді. Сондай-ақ, принтер үшінші тарап толтырған Қайтару бағдарламасының картриджімен жұмыс істемейді. Осылайша, Lexmark технологиясы Қайтару бағдарламасының картридждерін толтыруға қарсы сатылымнан кейінгі шектеулерді бұзудың алдын алды. Кәдімгі картридждерде мұндай толтыруға қарсы функция жоқ, сондықтан оларды толтыруға және қайта пайдалануға болады (бірақ олардың бағасы 20 пайызға артық).^[b]

«Алайда бұл технологиялық шараны айналып өту үшін» үшінші тараптар Lexmark микрочиптерін «бұзды». Олар өздерінің «рұқсат етілмеген ауыстыру» микрочиптерін құрды, олар Қайтару Бағдарламасы картриджіне орнатылған кезде принтерді сол картриджді қайта пайдалануға мүмкіндік береді. Әр түрлі компаниялар^[c] Lexmark-тан сатып алған клиенттерден пайдаланылған қайтару бағдарламасының картридждерін сатып алыңыз. Олар микрочиптерді «рұқсат етілмеген ауыстыру» микросхемаларына ауыстырады, картридждерді тонермен толтырады және «қайта жасалған» патрондарды тұтынушыларға Lexmark принтерлерімен пайдалану үшін маркетинг үшін Impression Products сияқты сатушыларға сатады. Lexmark бұған дейін дауласқан Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. осы микрочиптерді ауыстыру авторлық құқық туралы заңды бұзған және Сандық мыңжылдыққа арналған авторлық құқық туралы заң (DMCA), бірақ федералды да, Жоғарғы Сот та Lexmark-қа қарсы шешім шығарды, бұл микрочиптерді ауыстыру авторлық құқықты бұзбайды.

Импортталған картридждер

Істің екінші тармағы Lexmark АҚШ-тан тыс жерлерде сатқан патрондарды қамтиды. Шетелдерде сатылатын картридждердің кейбіреулері кәдімгі картридждер болса, ал кейбіреулері қайтару бағдарламасының картридждері болса, бұл істің тармағында импортталған картридждердің екі түрінің айырмашылығы жоқ.

Бірінші сатыдағы сот шешімі

Аудандық сот Impression-тің Lexmark-тің АҚШ-та алғаш рет сатқан бір реттік картридждерімен байланысты бұзушылық туралы талапты қанағаттандырудан бас тарту туралы өтінішін қанағаттандырды.^[3] Аудандық сот Жоғарғы Сот in Quanta Computer, Inc., LG Electronics, Inc.^[4] «Жоғарғы Сот келісімдерге [мәселе бойынша] Intel-ге [сатушыға] лицензияланған өнімді шектеусіз және шартсыз сатуға кең түрде рұқсат бергендігін анықтады».^[5] Аудандық сот «бұл Quanta жойылды Маллинкродт ішкі үнсіздік«сондықтан» сатылымнан кейінгі пайдалану шектеулері алғашқы сатылымдар рұқсат етілген және шектеусіз болған жағдайда патенттік құқықтардың аяқталуына кедергі болмайды. « ^[6]

Аудандық сот, алайда, сарқылу доктринасы Lexmark шетелге сатқан картридждерге қатысты емес деп санайды. Мұнда халықаралық сарқылу патенттерге қолданылмайтындығы айтылған Кирцаенгке қарсы Джон Вили мен ұлдары, Инк.,^[7] кем дегенде кейбір жағдайларда халықаралық сарқылуды орнатқан, тек авторлық құқыққа қатысты.^[8] Сондықтан сот Impression компаниясының Lexmark-тың шетелге сатқан картридждеріне қатысты құқық бұзушылық туралы шағымын қанағаттандырудан бас тарту туралы өтінішін қабылдамады.^[9]

Үкімет amicus curiae позиция

Оның ішінде amicus curiae қысқаша, АҚШ үкіметі бұл туралы айтты Маллинкродт 1992 жылы қате шешім қабылданды және кез келген жағдайда ол жойылды ішкі үнсіздік жылы Quanta. Онда:

Америка Құрама Штаттарының көзқарасы бойынша, патенттелген заттың Америка Құрама Штаттарындағы алғашқы рұқсат етілген сатылымы, патент алушының қандай-да бір сатылымнан кейінгі шектеулеріне қарамастан, осы баптағы патент иесінің айрықша құқықтарын толығымен сарқып шығарады.

Үкімет сонымен қатар шешім қабылдады Jazz Photo Corp. Америка Құрама Штаттарының Халықаралық сауда комиссиясына қарсы Ескере отырып (2001) ішінара алынып тасталуы керек Кирцаенг Шетелдік сатылымдар мүмкін болған жағдайда ешқашан АҚШ-тың патенттік құқықтарын сарқу. Патент иеленуші шетелдік сатуды жүзеге асырмаса немесе оған рұқсат бермеген жағдайда Боеш пен Граффқа қарсы,^[10] сарқылу болған жоқ деу орынды. Бірақ егер патент иесі шетелдік сатылымды жасаса немесе оған рұқсат берсе және өзінің АҚШ-тағы құқықтарын тікелей сақтай алмаса, онда сарқылу керек. Қазіргі жағдайда, Lexmark шетелдік сатылымдарды жүзеге асырды және АҚШ-тағы құқықтарын нақты сақтай алмады; сондықтан сату патенттік құқықты аяқтады.

Федералдық округтің судьялары

Федералды схема туралы шешім

Тараптар әрқайсысы шағымданды. Үш төрешілер алқасы Федеральды округтың ауызша дауын естігеннен кейін sua sponte істі дәлелге келтіріңіз banc бірінші кезекте және өтініш беруді шақырды amicus curiae қысқаша нұсқаулар.^[11]

Көпшіліктің пікірі

Судья Таранто 10-2 көпшілік дауысқа ие бола отырып, Федералдық схеманың екі бірдей шешімін растады.^[12] Қысқаша айтқанда, сот:

Біріншіден, біз ұстауды ұстанамыз Mallinckrodt, Inc., Medipart, Inc.^[13] Патент иеленуші заңды және сатып алушыға нақты хабарланған, бір реттік қолданылуы / қайта сатылуына тыйым салына отырып, патенттелген затты сату кезінде сатып алушыға немесе төменгі сатыдағы сатып алушыларға қайта сату / қайта пайдалану құқығын бермейді. нақты бас тартылды. Мұндай қайта сату немесе қайта пайдалану, егер бастапқы сату кезінде берілген өкілеттікке белгілі, заңды шектеулерге қайшы келсе, рұқсат етілмеген болып қалады және сондықтан § 271 тармағына сәйкес құқық бұзушылық болып қала береді. Жоғарғы Соттың прецеденті бойынша патент иеленуші өзінің §-ін сақтай алады. Патенттелген мақалаларды жасауға және сатуға басқаларға лицензия беру кезінде осындай шектеулер арқылы 271 құқық; Маллинкродт Патент иеленушіге мақалаларды өзі жасайтын және сататын осындай мүмкіндіктерден бас тартудың сенімді заңды негіздері жоқ деп санайды. Біз табамыз МаллинкродтЖоғарғы Сот шешім қабылдағаннан кейін де берік болу принципі Quanta Computer, Inc., LG Electronics, Inc. . . .^[4]

Екіншіден, біз ұстауды ұстанамыз Jazz Photo Corp. Халықаралық сауда комм,^[14] АҚШ патент иесі АҚШ патенттелген бұйымды шетелге сату немесе сатуға рұқсат беру арқылы ғана сатып алушыға мақаланы импорттауға және оны Америка Құрама Штаттарында сатуға және пайдалануға рұқсат етпейді, бұл патент алушы болмаған жағдайда актілерді бұзады билік. Джаз ФотоСарқылмау туралы қаулы шетелдік егемендік бақылауындағы сыртқы нарықтар АҚШ патентінің сатылуы сатылған мақалада өз құқықтарын болжап отырған АҚШ-тың бақылауындағы АҚШ нарықтарымен тең емес екенін мойындайды. Сатып алушы шетелдегі сатылымға құқық бұзушылықтан қорғану ретінде сене алады, бірақ тек нақты немесе тұспал лицензияны тағайындау арқылы - сарқылудан бөлек қорғаныс, өйткені Quanta холдингтер - патент иесінің хабарламалары немесе сатудың басқа жағдайлары негізінде. Біз мынаны қорытындылаймыз Джаз ФотоСарқылмау принципі Жоғарғы Сот шешім қабылдағаннан кейін де сенімді болып қала береді Кирцаенгке қарсы Джон Вили мен ұлдары, Инк.,^[7] онда сот патенттік заңға жүгінбеді немесе шетелдік сату басқа заңға қайшы келетін отандық актілерді жасауға өкілетті орган ретінде қарастырылуы керек. Кирцаенг - бұл 17 АҚШ-тың авторлық құқығына қатысты іс. § 109 (а) авторлық құқықпен қорғалған мақалалардың иелеріне авторлық құқық иесінің «өкілеттігінсіз» белгілі бір әрекеттерді жасауға құқық береді. Патенттік заңда бұл ережеге қарсы келісім жоқ, оған сәйкес шетелдік сату АҚШ патентінің Америка Құрама Штаттарындағы құқықтарын біржақты немесе тіпті болжамды түрде аяқтамайтын болып саналады.^[15]

Отандық сарқылу

Өзінің пікірінің осы бөлігінде Федералдық схема оны растады Маллинкрод шешім және қабылданбаған келіспеушіліктер Quanta оны үнсіз жойды.

§ 271 жалпыға ортақ заңдылықты жоққа шығарады

Сот Патенттік заңның және авторлық құқық туралы актінің құқық бұзушылыққа қатысты тәсілдерін ажыратудан бастады. 17 АҚШ-та § 109 (а) Авторлық құқық туралы актіде «106 (3) бөлімнің ережелеріне қарамастан,» сату арқылы бұзушылықты анықтайтын «сатып алушы» авторлық құқық иесінің рұқсатынсыз иеленуді сатуға немесе басқаша түрде билік етуге құқылы «делінген. шығарманың сатып алынған көшірмесі. Керісінше, Патенттік заңда сарқылу туралы ереже жоқ. Сондықтан, Патенттік заң «патент иесінің« өкілеттілігін »беруін ... § 271 (а) § тармағында келтірілген әрекеттер бұзушылық болып табылмауы үшін» талап етеді. Бұл құқық бұзушылықты болдырмау үшін «патент иесінің рұқсаты» болуы керек дегенді білдіреді. Сот сарқылуды «конструктивті» рұқсаттың түрі ретінде қабылдамайды. Демек, егер патент иеленуші оның рұқсатына нақты шектеулер немесе шарттар қойса, олар рұқсаттың көлеміне сәйкес келеді. Бұл жалпы заңды шектейтін әсер етеді.

Жалпы сөйлейтін суреттер ереже «шартты» сатылымға қолданылады

Сот жүгінді Жалпы сөйлейтін суреттер шешім,^[d] «егер шектеулер туралы білетін сатып алушы оларды шектеулерді бұза отырып қайта сатқан немесе қайта қолданған болса, Lexmark өндіруші лицензиатты сатқан кезде (алғашқы сатылым) осы патрондардағы патенттік құқықтарын пайдаланбайтын болады» деп санайды. Үкімет оның amicus curiae қысқаша және айыпталушы әсер «басқа нәтиже қажет - Lexmark автоматты түрде патенттік құқығынан айырылды - Lexmark өндірісі мен сатылымын лицензия бойынша басқаларға қалдырғаннан гөрі, сол хабарланған шектеулерді ескере отырып, Қайтару бағдарламасының картридждерін өзі сатқаны үшін» дәлелдейді. , «сот мынаны қабылдамайды:

Біз басқаша қорытынды жасаймыз, өйткені біз бұны жасадық Маллинкродт және одан кейінгі шешімдер. Сатудан кейінгі пайдалану немесе қайта сату туралы нақты хабарланған, әйтпесе заңға сәйкес шектеу бойынша жасалған сату сатып алушыға және одан кейінгі сатып алушыға шектеуді болдырмайтын пайдаланумен немесе қайта сатумен айналысуға «өкілеттік» бермейді. Өзінің өнімін жасайтын және сататын практикант-субъектіге патент иеленушіге аз бақылауды беретін айырмашылықты талап ететін айырмашылықты талап ететін дәлелді себептер жоқ және ешқандай Жоғарғы Соттың прецеденті жоқ. өнім.^[e]

Quanta ерекшеленетін және қолданылмайтын

Сот жүгінді Quanta шешім қабылдады және оны қазіргі мәселелерге қатысты емес деп тапты. «'Quanta патент иеленушіні сатуды мүлдем қамтымады, тек бір шектеуге немесе, атап айтқанда, бір реттік / қайта сатуға тыйым салуға тыйым салынады.» Керісінше, Quanta айыпталушыға (Quanta) сатылған өндірушіге (Intel) патент иесінің (LGE) лицензиясы қатысты. LGE компаниясы Intel-ге келісімшарттық міндеттемелер жүктегенімен, патенттелген өнімді өндіруге арналған лицензиясын шектемеген. «Ешқандай шарт Intel компаниясының патенттерді қамтитын өнімді сату құқығын шектемейді.» Федералдық схема: «Патент иеленушілердің сатылымдары болған жоқ, және лицензиаттың сатуларына ешқандай шектеулер болған жоқ», - деп баса айтты. Бұл фактілер сот ісінен алынып тасталды. Осылайша Quanta «Соттың бұл мәселені талқылауы бұзбайды Маллинкродт'Патент иесі өзінің сатылымындағы шектеулер арқылы өзінің патенттік құқығын сақтай алады деген шешім «. Федералдық схема сонымен қатар, егер ол патенттің сатылуына шектеу қойса, патент құқығын сақтай алады. Quanta Сот нақты бас тартуға Маллинкродт оған қарамастан амикус қысқаша «үкімет бұл дәлелді ерекше атап өтті Маллинкродт қате болды және одан бас тарту керек ».

Алдыңғы жағдайлар

Содан кейін сот алдыңғы Жоғарғы Сот істеріне жүгінді. Оларды қарастыра отырып, олар патент иеленушінің патенттелген өнімді сатуы оны патенттің қолы жетпейтін жерге орналастырады деген кең мағынадағы сөздерді қолданғанымен, патент заңдары бойынша сатудан кейінгі шектеулер қолданылмауы үшін, бұл тіл нақты фактілер шеңберінен шыққанын анықтады. істердің. Біріншіден, сатулар көп жағдайда ешқандай шартсыз немесе сатып алушының тауармен не істей алатындығына шектеу қойылмады. Екіншіден, нақты шарт немесе шектеу қойылған жағдайларда, іс теңдеу немесе бағаны бекітуге қатысты болды.

Сот мұны мойындады General Electric жағдайда, Жоғарғы Сот: «Жоғарыда айтылғандай, патент иеленуші патенттелген затты жасаған және оны сатқан кезде, ол сатып алушының өзінен кейін мақаламен не істегісі келуі мүмкін екендігі туралы болашақта бақылау жасай алмайтындығы жақсы айтылған. сатып алу. Бұл патент иесінің құқықтарының шеңберінен шықты ». Бірақ бұл жағдай GE-дің осы сипаттамаға сәйкес келмейтін шамдарды таратуына қатысты монополияға қарсы күреске қатысты болды. Іс лицензияланған өндірушіге баға шектеулеріне қатысты болды. Содан кейін Федералдық схема Жоғарғы Соттың мәлімдемесіндегі «қоныстанды» сөзінің ерекше, тар мағынаға ие екендігін түсіндірді: «Біз бұл тілді тек қана келтірілген прецеденттерде - патент иесінің сатылымында« шешілді »деп санау үшін оқыдық» шектеусіз «сатылған заттағы патенттік құқықтар сарқылады.» Осылайша, Жоғарғы Соттың сарқылу тілі алдын ала тек сату шартсыз немесе шектеусіз өткізілген немесе сату байланыстырушы немесе бағаны белгілеу шарттарымен жүзеге асырылған істерге қатысты қолданылады. « Бірақ сот патент иеленушіні сатуға қатысты барлық шектеулер патент иесінің патенттік-заңдық құқығын сақтау үшін тиімсіз болды деген шешім шығарған жоқ ».

Сол сияқты Америка Құрама Штаттары мен Univis Lens Co., Жоғарғы Соттың кеңейтілген тілі енді істің нақты мәнмәтінімен шектелуі керек:

Сонымен қатар, кейбір тілдер УнивисОсы саладағы басқа шешімдердегі тіл сияқты, контекстен шығарылып, белгілі бір шектеулерден тыс оқылады деп айтуға болады, ең көп шешім шығарды, тіпті патенттік заңға өздігінен бағаны бақылаудың тік шектеуі болды патенттерді қамтитын мақалалар сатылғаннан кейін патенттік құқықты сақтау тиімсіз. Әзірге Унивис алдындағы мәселелер бойынша шешім қабылдағанын бақылайды, біз тілге кеңінен әсер етуді жөн деп санамаймыз Унивис, контекстен тыс, бұл жерде кездеспеген мәселе бойынша басқаша негізсіз тұжырымды қолдау үшін.

Федералдық схема бұл тұжырымдаманы Жоғарғы Соттың сарқылу туралы өткен істерінен шығарды:

Жоғарыда келтірілген себептер бойынша, біз Жоғарғы Соттың алдындағы сұраққа қатысты ең жақсы сабақ - патент алушы патенттелген заттарды өзі жасаған және сатқан кезде өзінің патенттік құқығын басқа шектеулермен сақтай алады деп ойлаймыз. ол өндіріс пен сатуды келісімшартқа отырған кезде ғана емес.

Патенттік заң жалпы құқықты бұзады

Федералдық схема жалпы заңға оралды және оған лорд Коктың түсіндірмесі. Тағы да, сот технологиялық прогресті алға жылжыту үшін Конгресстің сатылымнан кейінгі шектеулерге қатысты жалпыға бірдей тыйым салуларының күшін жойғанын талап етті:

[W] юрисдикцияның жеке мүліктің жалпы ережелеріне қатысты таңдауына байланысты қандай да болмасын, заң шығарушы органдар меншіктің жекелеген түрлеріне әр түрлі таңдау жасай алады. Зияткерлік меншікке қатысты әртүрлі нысандарға келетін болсақ, Конгресс Конституцияны жүзеге асыра отырып, ұзақ уақыт бойы басқаларды шеттету құқығын жасаушыға гранттар беру арқылы құруды және ашуды ынталандыруды маңызды деп санайды. . . . Бұл заң шығарушы рецепті патенттелген мақаланы сатуды лорд Коктың 1628 жылы өз елінің жалпыға бірдей заңмен сипатталған сот сипаттамасынан алып тастайды. . . . Қысқаша айтқанда, лорд Коктың жеке меншікке қатысты жалпыға бірдей заң шығарушы заңын сипаттағанына қарамастан, патенттің заңнамалық талдауы осы жерде болуы керек.

Көпшілікке әсер етуі мүмкін

Содан кейін сот «осында берілген шаршау сұрағына жауаптың немесе басқа жауаптың шынайы әлемдегі салдары» деп атағанға көшті. Сот атап өтті Кирцаенг Жоғарғы Сот егер Кокстың 1628 жылжымайтын мүлік заңнамасының ережелері сақталмаса, бәсекелестікке елеулі қолайсыз әсер етеді деп болжаған. Федералдық схема бұл патентке қолданылмайтынын айтты:

[W] e экстремалды және жан-жақты әсерді болжау үшін соттың негізді деп санамайды Кирцаенг әр түрлі жағдайда. Маллинкродт 1992 жылдан бастап сот практикасы болып табылады және келесі прецедентте қайталанады. Бізге нарықта шешілмеген мәселелердің сенімді көрсетілімдері берілген жоқ. Берілген Жалпы сөйлейтін суреттер, жалғыз мәселе - патент иелерінің өздері сату үшін өздері жасай алатын нәрселерді жасау және сату келісімшартымен жасай алатын қабілеті туралы. Патент иесі өзінің алғашқы сатылымын айыпталушы бұзушы сатып алу кезінде тиісті ескерту жасаған, бір реттік сатуға / қайта сатуға тыйым салумен шарттау арқылы өзінің патенттік құқығын сақтауға тырысқан нақты сценарий туралы - біз патенттік құқықты қамтамасыз етудегі маңызды проблеманың дәлелі берілмеген.

Сонымен қатар, Федералдық схема сақтайды, мұнда дау-дамайдың пайдасы болуы мүмкін. Lexmark бағдарламасы бойынша шектеуге келіскен клиенттер келіспегендерге қарағанда төмен баға төлейді. Картридждерді толтыратын компаниялар Lexmark машиналарына зиян келтіруі мүмкін «Lexmark беделіне нұқсан келтіруі мүмкін» төмен өнімді қолдануы мүмкін. Шектеу заңсыз деп санау «ХХ ғасырдың бірінші бөлігіндегі бұрынғы антимонополиялық және патенттік-мақсатсыз пайдалану туралы заңдарды сипаттайтын әртүрлі тік шектеулерді қатаң айыптауды ығыстырған« соңғы төрт онжылдықтағы »үрдістерге қайшы келеді. «Зияткерлік меншік лицензияларын пайдалану саласындағы, аумақтық және басқа шектеулер, лицензиарға өз мүлкін мүмкіндігінше тиімді және тиімді пайдалануға мүмкіндік беру арқылы бәсекелестік мақсаттарға қызмет етуі мүмкін.» Сондықтан сот сатылымнан кейінгі шектеулерге толеранттылық сияқты бірдей төзімділікті қолдану орынды деп шешті Жалпы сөйлейтін суреттер өндірістік лицензиялардың шектеулері туралы доктрина.

Халықаралық сарқылу

Өз пікірінің осы бөлігінде Федералдық схема оны растады Джаз Фото пікір және қабылданбаған келіспеушіліктер Кирцаенг үшін негізді бұзды Джаз Фото. Федералдық схема «Кирцаенг патенттік заң туралы ештеңе айтпайды ».

Сот патенттік заң мен авторлық құқық туралы заңдардың айырмашылықтарына тоқталды. Мысалы, патенттік заң патент иелеріне өнертабысты пайдалануға айрықша құқық береді, бірақ авторлық құқық заң бойынша пайдалануға жалпы алып тастаушы құқық берілмейді (ол ерекше қоғамдық өнімділікті және «пайдалану» құқығын ұсынады, бірақ басқаларын емес). Сондай-ақ, авторлық құқыққа қарағанда патент алу әлдеқайда қымбат және көп уақытты алады. Алайда сот авторлық құқықтар мен патенттер арасындағы айырмашылықтың халықаралық шаршаудың қайшы нәтижелерін талап ететіндігін түсіндірмеді.

Сот АҚШ-тың патенттік жарғысы патент иелеріне «шетелдік нарықтағы сатылымнан емес, американдық нарықтағы сатылымнан» алатын сыйақы береді деп айтты. Сыртқы нарықтағы сату шаршауды табуға тиісті негіз бола алмайды. «Американдық нарықтар көптеген басқа елдердегі нарықтардан едәуір ерекшеленеді, тек байлықтың сәйкессіздігіне байланысты емес, бұл күрт әртүрлі бағаға әкелуі мүмкін» осы елде және шетелде (жағдайдағыдай) Кирцаенг). «Үкіметтің саясаты, соның ішінде бағаны реттеу саясатымен және, әсіресе, патенттік қорғаудың қол жетімділігі мен аясындағы саясатпен күрт ерекшеленеді». Сот бұдан әрі саясаттағы осындай күрт айырмашылықтардың осы іс бойынша қаралып жатқан тонер картридждеріне қатысты екендігін және қалай қолданылғанын одан әрі түсіндірмеді.

Содан кейін сот шет елдердің сарқылуы туралы жалғыз Жоғарғы Сот ісіне жүгінді, Боеш пен Граффқа қарсы.^[10] Бұл жағдайда Графф АҚШ патентін иеленуші болды. Boesch өнімді неміс жеткізушісінен сатып алды, ол неміс заңнамасына сәйкес өнімді жасау және сату құқығын алдын-ала пайдаланушы құқығына ие болды, өйткені жеткізуші германдық әріптес патентіне өтінім берілгенге дейін белсенділік таныта бастаған. АҚШ-тың мұрагері мен өнертапқышының Боешпен байланысы болған жоқ. Графф өнімді АҚШ-қа импорттаған кезде, Боеш заң бұзғаны үшін сотқа жүгінді. АҚШ соттары Боешті жауапкершілікке тартты. Германия заңдары бойынша Боешке тиесілі құқықтар оған өнімді АҚШ-қа импорттауға құқық бермеді. Бұл АҚШ заңдарымен реттеледі. АҚШ-тың патент иесі ешқашан «АҚШ-тың кез-келген бөлігінде патенттелген мақаланы пайдалануға ешқандай роялти алған немесе лицензия берген емес.» Сәйкесінше, сот шетелдік сату өз күшімен АҚШ-қа әкелуге рұқсат бермейді.

Бұл дегеніміз, патент иеленуші өзінің жүріс-тұрысы бойынша өзінің АҚШ құқықтарынан бас тарта алмайтындығын, оларды бекіту құқығынан айырылатындығын немесе жасырын лицензия бергені анықталмағанын білдірмейді.

Сот шектен шыққанына алаңдаушылық білдірді Джаз Фото АҚШ-тың есірткі индустриясына зиян келтіруі мүмкін:

АҚШ-тың патенттелген дәрі-дәрмектерінің Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде көбінесе осы жерде алынатындардан едәуір төмен бағамен сатылатындығы және сонымен қатар АҚШ-тың құқықтарын жойған деп санайтын арбитраждық мүмкіндіктердің кеңеюі салдарынан бұл тәжірибе бұзылуы мүмкін екендігі туралы дау жоқ сияқты. АҚШ-тың патент алушысы жасаған немесе оған рұқсат берген шетелдік сатылым. АҚШ патенттелген дәрі-дәрмектердің Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде көбінесе осы жерде алынатындардан едәуір төмен бағамен сатылатындығы және сонымен қатар, бұл тәжірибенің жоғарылауы салдарынан бұзылуы мүмкін екендігі туралы дау жоқ сияқты. АҚШ-тың патент алушысы шығарған немесе оған рұқсат берген шетелдік сатылым нәтижесінде жойылған АҚШ құқықтарын қарастырудан туындайтын арбитраж мүмкіндіктері.

Ақырында, сот патент иеленуші өзінің АҚШ-тың құқығын өзіне қалдыратынын білдірмесе, сарқылу керек деген ұсынысты қабылдамады. Шетелдік үкіметтер «сатушыларға Америка Құрама Штаттарына әкелуді және сатуды қиындататын құқықтар туралы ескертулерді айтуға тыйым салуы» мүмкін. Сондай-ақ: «Шетелдік сатып алу мен Америка Құрама Штаттарына әкелу арасындағы делдал компаниялар құрылуы мүмкін, олар АҚШ патентіне шетелдерде сатылатын мақалада тіркелген ескертулер туралы тиісті ескертуді растайтын ауыртпалықты көтеруді қиындатады».

Ерекше пікір

Судья Дьюк, судья Хьюзбен бірге, соттың сарқылуын талдаудың екі тармағында да келіспеді. Судья Дик өзінің келіспеушілігін мына терминдермен түйіндеді:

Мен шешімімізді жоққа шығарар едім Маллинкродт Жоғарғы Соттың билігіне сәйкес келмейді және күшін жояды Джаз Фото шетелдіктердің сарқылуына көрпе тыйым салатын дәрежеде. Мен АҚШ-тың құқық иесі сатып алушыға өзінің АҚШ-тың патенттік құқығын сақтау туралы ескертпеген жағдайда, мен шетелдіктердің қажуын мойындаймын.

Отандық сарқылу

Келіспеушіліктің осы бөлігінде судья Дык көпшілік патенттік құқықтар мен қоғамдық құқықтар арасындағы тиісті тепе-теңдік туралы өзінің идеяларын ауыстыру үшін Жоғарғы Соттың сарқылған сот практикасын дұрыс түсінбеді деп сендірді. Ол былай деп бастады:

Біріншіден, мен үкіметпен келісемін Маллинкродт шешім қабылдаған кезде қате болды және кез келген жағдайда Жоғарғы Соттың соңғы шешімімен келісуге болмайды Quanta Computer, Inc., LG Electronics, Inc.^[4] Біз Жоғарғы Сот жариялаған ішкі сарқылу ережесін орындаудан бас тартып, бағынышты сот ретіндегі рөлімізді асыра орындаймыз.

Ол 1850 жылдан бастап Жоғарғы Сот патент иесінің немесе оның лицензиатының сатуы барлық патенттік құқықтарды сарқып шығарады деп санайды. Мұндай жағдайларда, «сатушының сатып алушыға затты пайдалануға немесе қайта сатуға« уәкілеттігі »бар ма деген сұрақ жай маңызды емес». Федералдық патент заңы бойынша сатудан кейінгі шектеулерді орындау мүмкін болмады. Бұл қағидадан шыққан жалғыз Жоғарғы Сот ісі болды Генри және А.Б. Дик Ко.,^[16] және ол бес жылдан кейін анық жойылды Motion Picture Patents Co., vs. Universal Film Mfg. Co.^[17] Жойылған принцип Дик егер патент алушы сатып алушыға бұл туралы ескерту беру арқылы сатылымнан кейінгі шектеулер қоюы мүмкін болса, «панельдің қатысуымен бірдей Маллинкродт және бұл жағдайда көпшіліктің қолында болуы ».

Ол көпшіліктің пікірді дұрыс оқымауын талап етті Кинофильм патенттері шешім «ол тек« белгілі бір шектеулерді орынсыз ұстады »деп ...», бірақ «патент иесінің сатылымындағы барлық шектеулер патент иесінің патенттік-заңдық құқықтарын сақтау үшін тиімсіз болды» деген тұжырымға келмеді. »Ол түсіндірді:

Бұл дұрыс емес. Кинофильм патенттері қалдықтарын қалдырмады А.Б. Дик- теңдестіруді азайту және бағаны қайта сату. Керісінше, Сот Кинофильм патенттері патент иесі қойған шектеулерге «[оның патенттік заңы ешқандай кепілдік бермейді» деп тапты.

Кейінгі жағдайлар, мысалы Quanta, бұл «патенттің сарқылуының кең ережесін растады Кинофильм патенттері] және қайта тірілуге ​​орын қалдырмады А.Б. Дик."

Содан кейін ол көпшіліктің «шартты сатылымдар» мен «шартсыз сатылымдарға» сілтеме жасап, көпшілік шарттарды қате ойластырғанын айтты. «Шартты сатылымдар» деді ол алдын-ала қолданған кездеМаллинкродт сот практикасы бөліп-бөліп сатып алуға кепілдік құқығы құқығын сақтауға ғана қатысты. «Басқаша айтқанда, шектеулермен сату дегенмен, патент заңдары бойынша сарқылуға байланысты шектеулер жарамсыз болып қалатын« шартсыз »сатылым болуы мүмкін».

Содан кейін ол көпшілікті патенттік істер бойынша жалпы заңнан және жалпы құқықтық қағидалардан өзгеше ерекше ережелер ойлап тапқаны үшін сынға алып, Жоғарғы Соттың бұны жасамау туралы ескертулеріне сілтеме жасады - «Жоғарғы Сот бізге сәнге деген дәстүрлі құқықтық қағидаларды ескермеу туралы бірнеше рет нұсқау берді ережелер 'патенттік дауларға ғана тән.' '^[f]

Ақырында, судья Дик Жоғарғы Соттың қаулыларын ажырату және шектеу жөніндегі көпшіліктің күшімен бірнеше негіздер бойынша мәселе көтерді. «Көпшіліктің сарқылу ережесін белгілейтін Жоғарғы Соттың өкілеттігін орындаудан бас тартуға негіздемелері біздің бағынышты сот ретіндегі рөлімізді дұрыс түсінбейді». Көпшіліктің шешіміндегі әр негіздеме қолдау таппады деді ол.

• «Біріншіден, көпшілік Жоғарғы Сот істеріндегі сарқылу ережесінің мәлімдемесін жай диктомат ретінде сипаттайды, өйткені бұл жағдайларда ешқандай шектеу қойылмаған немесе шектеу монополияға қарсы заңдарды бұзатын болады. Бірақ істер ереже бойынша мұндай біліктілік талап етпейді. Жоғарғы Сот апелляциялық сатыдағы соттарға біздің міндетіміз - Сот жариялаған ережелерді сақтау және Жоғарғы Сот істерін олардың фактілері бойынша ажыратуға тырыспау деп бірнеше рет кеңес берді. «
• «Екіншіден, көпшілік 35 USC §§ 271 (a) және 154 (a) (1) тармақтарына сүйенеді, бұл сарқылу доктринасын кең оқудың заңмен бұзылған әрекетке баруына сәйкес келмейді ... кез келген пайдалану немесе сату патент иесінің патент иесінің «өкілеттігі жоқ» және патент иесіне «алып тастау құқығын» ұсынатын патенттелген өнертабыстың. «Бірақ патенттің сарқылуы туралы доктрина осы бөлімдердің жұмысына шектеу болып табылады және оларға қарамастан қолданылады.
• «Үшіншіден, көпшілік Куантадағы және басқа істердегі сарқылу доктринасын толық баяндау Жоғарғы Соттың шешімімен сәйкес келмейді деп сендіреді. General Talking Pictures Corp., Western Electric Co. . . . Көпшіліктің пікірінше, егер патент иеленуші патенттелген затты пайдаланудан патенттік құқығын сақтай алмаса, бұл сәйкес келмейді. . . егер мақаланы жасауға және сатуға басқа біреуге лицензия берудің орнына, ол мақаланы өзі жасауды және сатуды таңдаса. ' «

Бірақ Жалпы сөйлейтін суреттер сатылымнан кейінгі шектеумен сату емес, шектеулі өрісте өндіріске лицензияға қатысты жағдай болды. Істер бұл айырмашылықты мойындайды. Осылайша, жылы Quanta Жоғарғы Сот мәлімдеді Жалпы сөйлейтін суреттер «өндірушілердің күшейткіштерді коммерциялық мақсатта сатуға құқығы болмағандықтан, сарқылу қолданылмайды».^[18] Егер бұл жағдайда өндіруші (Intel) жасауға және сатуға жалпы өкілеттікке ие болса, Жоғарғы Сот бұл сарқылуды сатуға қатысты деп санайды.

Көпшілік «Жоғарғы Соттың шаршау ережесі туралы кең мәлімдемесі мен арасындағы« шиеленісті »тапты Жалпы сөйлейтін суреттер»ережесін кеңейту арқылы шешуге ұмтылды Жалпы сөйлейтін суреттер және мүмкін жанжал аймағында сарқылу доктринасын жасасу. Бірақ, Дык:

Біздің міндетіміз - Жоғарғы Соттың қаулыларын «негізсіз [ред.» Немесе «негізсіз» »деп елемеу, өйткені олар басқа Жоғарғы Сот істеріне сәйкес келмейді. Сатуға қойылатын шектеулер (рұқсат етілмеген) мен лицензия алушыларға қойылатын шектеулер (рұқсат етілген) арасындағы айырмашылық Соттың прецедентінде бар және бұл біз үшін маңызды айырмашылық болып табылмайды.

• «Соңында, көпшілік бұл жерде қандай-да бір шектеулерді сақтау керек, өйткені бұл бәсекелестікке қарсы болуы мүмкін дейді. Сарқылу сатылымнан кейінгі белгілі бір шектеудің қалаулы немесе қалаусыз, бәсекеге жақын немесе бәсекеге қарсы екендігіне байланысты емес, бірақ сату рұқсат етілді және тауар патенттік монополия шеңберінен шықты ». Сонымен қатар, Жоғарғы Сот Кирцаенг сатуға тыйым салу «айқын бәсекелестікке қарсы» екендігі.^[19]

Дык өзінің ішкі сарқылуын талқылауды келесі тұжырыммен аяқтады: «Сотта көрсетілгендей, ішкі сатылымдағы сарқылу ережесін сақтамау үшін, негізінен, ешқандай негіз жоқ. Quanta және көптеген басқа істер ».

Халықаралық сарқылу

In this part of the dissent, Judge Dyk argued for a nuanced balance that called for different results depending on whether the patentee was responsible for the sale abroad that was alleged to trigger exhaustion.

He began by pointing out that because Lexmark's foreign sales were made without any restrictions or reservations, "even under the majority's cramped view of exhaustion, there is no question that the sales would have exhausted Lexmark's domestic patent rights. The issue is whether the foreign location of the sale should lead to a different result, as we previously held in Jazz Photo."

He then turned to "the centerpiece of the majority's holding that there is a doctrinal blanket ban on foreign exhaustion, namely the Supreme Court's decision in Boesch v. Graff.^[10] But "Boesch announced no such blanket ban," he said. "It did not even involve an authorized sale by the holder of U.S. patent rights but rather a sale by a third party under a foreign law's prior use exception."^[g] But "Boesch does not apply here because the foreign sales were made by Lexmark."

In every US lower court decision before Jazz Photo: "When the sale was made by an entity not holding U.S. patent rights, as in Boesch, or when the authorized foreign seller clearly reserved U.S. rights, there was no exhaustion." In contrast, "where the foreign sale was made by a seller holding U.S. patent rights without a contractual reservation of U.S. rights, exhaustion occurred as a result of an authorized foreign sale."

Dyk maintained that "Kirtsaeng provides significant guidance and cannot be dismissed as simply a copyright case, or as limited to the 'first sale' provision of the Copyright Act." Rather, the policies that animated Kirtsaeng typically apply to patent exhaustion. But because in some cases a difference may be significant, there should be abalanced approach. Dyk argued for "put[ting] the burden on the U.S. rights holder to provide notice of a reservation of U.S. rights to the purchaser." Thus, he "would recognize foreign exhaustion where the U.S. rights holder has not notified the buyer of its retention of the U.S. patent rights."

жоғарғы сот

In March 2016, Impression filed a petition for сертификат in the U.S. Supreme Court.^[20] Impression presented these questions in its petition:^[21]

1. Whether a "conditional sale" that transfers title to the patented item while specifying post-sale restrictions on the article's use or resale avoids application of the patent exhaustion doctrine and therefore permits the enforcement of such post-sale restrictions through the patent law's infringement remedy.

2. Whether, in light of this Court's holding in Кирцаенгке қарсы Джон Вили мен ұлдары, Инк., 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013), that the common law doctrine barring restraints on alienation that is the basis of exhaustion doctrine "makes no geographical distinctions," a sale of a patented article—authorized by the U.S. patentee—that takes place outside of the United States exhausts the U.S. patent rights in that article.

On June 20, 2016, the Court invited the Solicitor General to file briefs in this case expressing the views of the United States.^[22] In October 2016, the government filed the requested amicus curiae қысқаша. It recommended grant of сертификат on both questions. The brief argues that the "Federal Circuit's decision misreads" the Supreme Court's precedents and "would substantially erode the exhaustion doctrine."^[23] Жоғарғы Сот шешімін берді сертификат 2016 жылдың 2 желтоқсанында^[24] and heard oral argument in the case on March 21, 2017.^[25] The Court published its decisions on May 30, 2017.

Көпшілік

A unanimous Court^[h] found that Lexmark exhausted its patent rights upon first sale domestically, even with the single-use/no-resale restrictions imposed by Lexmark in contracts with its customers, although such restrictions could be enforced under contract law.^[27] The Court noted that the exhaustion doctrine has a long history^[28] and that any change would have significant effects on commerce in the modern world, noting that "extending the patent rights beyond the first sale would clog the channels of commerce, with little benefit from the extra control that the patentees retain,"^[29] noting that complex modern жеткізу тізбектері can involve large numbers of patents.^[30][мен] Chief Justice Roberts, in his opinion, compared the situation to automobile repair shops: "The business works because the shop can rest assured that, so long as those bringing in the cars own them, the shop is free to repair and resell those vehicles. That smooth flow of commerce would sputter if companies that make the thousands of parts that go into a vehicle could keep their patent rights after the first sale."^[2]

Seven justices joined the Court's opinion extending that reasoning to items imported from abroad.^[26][32] Lexmark had argued, and the Federal Circuit agreed, that sale abroad "does not trigger patent exhaustion unless the patentee 'expressly or implicitly transfers or licenses' its rights."^[33] The Court, however, ruled that "[a]n authorized sale outside the United States, just as one within the United States, exhausts all rights under the Patent Act."^[34] The Court relied on its 2013 decision in Кирцаенгке қарсы Джон Вили мен ұлдары, Инк. on a nearly identical issue under copyright law. Because the underlying statute was not clear as to its geographical scope, the Court in Kirtsaeng decided that, because the statute was based in the common law exhaustion doctrine, which is not limited in geographic extent, the statute at issue was therefore not intended to be limited to only U.S. sales.^[35] Applying the same principle to patent law, which historically has a close connection with copyright law, was "straightforward"^[36] and "the bond between [copyright and patent law] leaves no room for a rift on the question of international exhaustion".^[37]

Partial dissent

Justice Ginsburg dissented from the Court's holding with respect to imported items. Adhering to substantially the same reasoning of her dissent in Kirtsaeng, Justice Ginsburg argued that because patent law is territorial and the sale of an item abroad is "independent[] of the U.S. patent system, it makes little sense to say that such a sale exhausts an inventor's U.S. patent rights."^[38] She would have upheld the Federal Circuit's decision that sale abroad does not exhaust a patentee's rights in the United States.^[39]

Түсініктеме

Бұл бөлім нақты дәлдік ескірген ақпаратқа байланысты бұзылуы мүмкін. The reason given is: The content of this section pertains to the Federal Circuit decision, which was reversed by SCOTUS and therefore the reactions do not reflect the actual law after the SCOTUS decision was released.. Осы оқиғаны немесе жаңа қол жетімді ақпаратты көрсету үшін осы мақаланы жаңартыңыз. (Мамыр 2017)

Герштейн

Robert M. Gerstein concluded that further review in the Supreme Court was likely:

Given the Supreme Court's interest in patent cases, a vigorous dissent in Lexmark that relies on a number of Supreme Court precedents, including Quanta және Kirtsaeng, and the position of the Justice Department that Quanta жойылды Маллинкродт, it would not be surprising to see the Supreme Court take up Lexmark in its next term.^[40]

Dodd and Dowd

Jeff C. Dodd and Matthew J. Dowd viewed the decision as an affirmation of strong patent rights:

Lexmark embraces a very strong view of patent rights and a narrow view of the scope of exhaustion. It affirms that patent holders have wide latitude to segment and control distribution in the market channels for products covered by patents. This latitude is particularly wide with respect to limiting the import into the United States of patented goods sold in authorized sales in foreign markets even where restrictions on resale were not proven to have been communicated to foreign buyers. Even so, the court left open the possibility that foreign sales, under the right circumstances, may incorporate an implied license to import and use the product within the United States.^[41]

Cukierski and Masia

Kevin J. Cukierski and Adam H. Masia see the decision as "pro-patent owner" but warn again premature celebration:

But take caution—it is likely that the Supreme Court will be asked to hear the case. Given the tension between this case and the Supreme Court's language in Quanta және Kirtsaeng, along with the discord at the district court level and among commentators before the Federal Circuit's decision, there's a good chance the Supreme Court will do so. Until the Supreme Court has its say, you should take precautions in case the Supreme Court takes an expansive view of patent exhaustion and decides to remove these exceptions.^[42]

"Without Precedent"

Another commentator (unsigned comment) indicated a skeptical view of the Federal Circuit's tendency to march to a different drummer. After quoting Judge Dyk's admonition, "We exceed our role as a subordinate court by declining to follow the explicit domestic exhaustion rule announced by the Supreme Court," he (or she) observed:

For present purposes, it is simply worth noting that the Federal Circuit appears to be inching closer again to the concept that patent law is simply a unique beast, with unique rules and requirements. The Supreme Court has taken a skeptical view of that approach in the past. And may well again.^[43]

Jahn, Pichler, and Lo

Paul Jahn, Rufus Pichler and Lincoln Lo raise many questions (mostly about "clear communication") about what the Lexmark majority opinion left unresolved:

• Conflict or tension with Quanta: "Quanta expressly distinguished implied licenses and exhaustion, holding that disclaimers of license rights are 'irrelevant' where 'the right to practice the patents is based not on implied license but on exhaustion.' " But "the Federal Circuit appears to treat exhaustion like an implied license—one that the patentee can disclaim by 'clearly communicate[d]' restrictions." Quanta appears to hold that the patentee's attempt to impose a post-sale restriction on a manufacturing licensee is ineffective if the license does not conform to the General Talking Pictures іс.
• "[W]hat arrangement between a seller and buyer is sufficient to deny 'authority.'? It was undisputed in Lexmark that there was 'an express and enforceable contractual agreement' between Lexmark and each end-user, and that the no-resale and no-reuse restrictions were binding on end users. Yet throughout the Lexmark opinion, the majority suggests that restrictions may be sufficient if 'clearly communicated'—even if well short of a contractual meeting of the minds."
• Another way to put this is what is a "clear communication"? Жылы Jazz Photo, the Federal Circuit noted that the "package instructions [were] not in the form of a contractual agreement by the purchaser to limit reuse of the cameras." Accordingly, "There was no showing of a 'meeting of the minds' whereby the purchaser, and those obtaining the purchaser's discarded camera, may be deemed to have breached a contract or violated a license limited to a single use of the camera."^[44] The writers conclude, therefore, "It is unclear if the Federal Circuit intended an expansion of the patentee-seller's ability to avoid exhaustion."
• Also, how clear must a "clear communication" be? "The Federal Circuit appears to limit infringement claims against subsequent downstream buyers to those 'having knowledge of the restrictions.' The appellate court did not elaborate on what defenses a subsequent downstream purchaser without knowledge may have, assuming no exhaustion. The court only mentions in passing that 'we do not have before us the questions that would arise, whether under principles governing ақ ниетті purchasers or otherwise, if a downstream re-purchaser acquired a patented article with less than actual knowledge of the restriction.' «
• Finally, does the court's focus on "clear communication" have a negative impact on post-sale restrictions that a limited licensee under General Talking Pictures is required to impose? "The Federal Circuit suggested repeatedly that buyers' knowledge of the licensee's field of use limitation may be required for a licensee's sale to be non-exhaustive. While General Talking Pictures did not clearly resolve this question, many licensors have assumed that sales by a licensee outside of its licensed field are unauthorized altogether and are therefore non-exhaustive regardless of the purchaser's knowledge of the field of use limitation." Therefore, does the emphasis, here "on the buyer's knowledge, even if дикта, add to the uncertainty concerning this issue"?^[45]

Castanias, Nix, and Kazhdan

Gregory A. Castanias, Kelsey I. Nix, and Daniel Kazhdan also point to unresolved issues over which patent owners "must still be cautious":

Lexmark explicitly left open several fact-specific questions, including (i) what happens if someone acquires a patented article with "less than actual knowledge" of the restrictions placed on the original sale by the patent owner and (ii) when would a foreign buyer have an "implied license" to sell in the United States, independent of patent exhaustion. These issues will surely be raised in future cases.^[46]

Крауч

Dennis Crouch, in Патенттік-О commented on the issues and provided a summary of the merits briefs filed in the Supreme Court as of January 31, 2017. Crouch opposed the Federal Circuit's ruling on these grounds:

With personal property courts long ago rejected servitudes (such as use and resale restrictions) that bind subsequent purchasers. Unlike real property, personal property moves and is often transferred without substantial paperwork or record-keeping, and allowing a set of unique restrictions has the potential of gumming up the marketplace. The Federal Circuit in this case went all the way to the other side — holding that the presumption in foreign sales is that no US patent rights are exhausted. I purchased my last couple of smart phones through the used market – and have also repaired them several times. Under the law, I probably should have taken steps to ensure that all of the original equipment manufacturers affirmatively granted repair and resale rights. Coming together, the Federal Circuit's approach here has the potential to limit the market for the repair and reselling of goods. I would suggest that those activities are incredibly beneficial to our society in terms of resource allocation and avoiding waste as well as empowering citizens and avoiding anticompetitive market behavior.^[47]

Ескертпелер мен сілтемелер

Ескертулер

Пайдаланылған әдебиеттер

Осы мақалада келтірілген дәйексөздер Көк кітап стиль. Қараңыз талқылау беті қосымша ақпарат алу үшін.

Сыртқы сілтемелер

• Мәтіні Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 581 АҚШ ___ (2017) мына жерден алуға болады:  Корнелл  CourtListener  Google Scholar  Юстия  Oyez (ауызша аргумент аудио)  Жоғарғы Сот (сырғанау пікір) 
• SCOTUSблогты қамту
• Подкаст – Interview with proprietor of Impression Products